Berufungsgericht bestätigt die Verlängerung von Cubaexports Havana-Club-Marke

Bacardi hat im langjährigen Streit um den Namen Havana Club in den Vereinigten Staaten eine weitere Runde verloren, nachdem ein Bundesberufungsgericht die Verlängerung der Markenregistrierung von Cubaexport bestätigt hat.

Das 4th U.S. Circuit Court of Appeals in Virginia stützte die Entscheidung des U.S. Patent and Trademark Office, die bundesweite Havana-Club-Marke von Cubaexport im Jahr 2016 zu verlängern, und wies Bacardis Anfechtung dieser Maßnahme zurück. Der Streit ist einer der am genauesten beobachteten Rechtskonflikte im Rumgeschäft, weil er betrifft, wer Rechte an einem wichtigen Markennamen im größten Spirituosenmarkt der Welt beanspruchen kann, und weil er Lizenzierungs-, Vertriebs- und Marketingstrategien in der gesamten Kategorie prägen könnte.

In einer nach dem Urteil zitierten Stellungnahme sagte Bacardi, man sei „enttäuscht, dass das Gericht der kubanischen Regierung eine zehnjährige Schonfrist für die Verlängerung einer Marke gewährt hat, die ursprünglich gestohlen wurde.“

Der Fall reicht zurück bis in die frühen Jahre der Regierung Fidel Castros, als die Marke Havana Club in den 1960er Jahren in Kuba von Jose Arechabala S.A. beschlagnahmt wurde. Die Familie Arechabala verlegte die Produktion später nach Puerto Rico. Bacardi kaufte 1995 die Rechte an der Marke Havana Club von der Familie und verkauft seitdem in den USA Rum unter diesem Namen.

Gleichzeitig produzierte Cubaexport, ein kubanisches Staatsunternehmen, weiterhin Havana-Club-Rum in Kuba und beauftragte Pernod Ricard mit dem internationalen Vertrieb. Dieses Geschäft schloss die USA wegen des Embargos gegen kubanische Waren aus.

Ein zentraler Punkt des Rechtsstreits ist, dass Cubaexport den Namen Havana Club bereits 1976 in den USA registrierte, obwohl es dort keinen kubanischen Rum verkaufen konnte. Cubaexport hat argumentiert, dass diese Registrierung Bacardi daran hindert, den Namen zu verwenden, insbesondere weil Bacardis Produkt außerhalb Kubas hergestellt wird.

Das jüngste Urteil hängt mit Ereignissen zusammen, die vor zwei Jahrzehnten begannen. Cubaexport beantragte 2005 die Verlängerung seiner US-Marke, doch das Vorhaben geriet ins Stocken, nachdem das Office of Foreign Assets Control des Treasury Department keine Lizenz erteilte. Gegen Ende der Obama-Regierung änderte OFAC seine Haltung und erteilte die Lizenz, wodurch das USPTO die Marke 2016 verlängern konnte.

Bacardi verklagte daraufhin das USPTO 2021 vor einem Bundesgericht in Virginia und argumentierte, Cubaexports Marke hätte bereits 2006 auslaufen müssen. U.S. District Judge Liam O’Grady wies diese Klage 2022 ab und befand, Bacardi könne die Marke nur über Verfahren des Markenamts anfechten. Das 4th Circuit nahm den Fall 2024 wieder auf und verwies ihn zur weiteren Prüfung zurück.

Im vergangenen Jahr wies U.S. District Judge Leonie Brinkema die Klage erneut ab. Ein Berufungsgericht mit drei Richtern hat dieses Urteil nun bestätigt.

In seiner Begründung erklärte das Berufungsgericht, dass die spätere Genehmigung durch OFAC das frühere rechtliche Hindernis für die mit dem Verlängerungsverfahren verbundene Zahlung beseitigt habe. „Die OFAC-Lizenz klärte den Nebel und beseitigte das rechtliche Hindernis, das verhindert hatte, dass die Übertragung von 2005 als Zahlung zählte“, sagte das Gericht. „Was 2006 unvollständig wirkte, war 2016 fristgerecht und wirksam.“

Auch nach diesem Rückschlag hat Bacardi signalisiert, dass der Kampf nicht vorbei ist. Nach seiner Position im Verfahren läuft Cubaexports Marke innerhalb weniger Tage aus und kann nach einem Gesetz von 2024 nicht verlängert werden, das US-Gerichten und Behörden untersagt, vom kubanischen Staat beschlagnahmte Marken anzuerkennen.

Damit könnte der Streit weitergehen, während beide Seiten versuchen, sich auf dem US-Rummarkt einen Vorteil zu verschaffen, wo die Kontrolle über einen historischen Markennamen einen kommerziellen Wert weit über die bloße Kennzeichnung hinaus hat. Für Spirituosenhersteller und -händler könnte das Ergebnis beeinflussen, wie Unternehmen politisches Risiko, Ansprüche aus historischem Eigentum und den Zugang zu geschützten Marken bewerten, die mit sanktionierten oder umstrittenen Produkten verbunden sind.