Une cour d'appel annule un jugement de 1,3 million de dollars pour atteinte à une marque contre un domaine californien

Une cour d'appel fédérale a annulé un jugement de 1,3 million de dollars pour atteinte à une marque contre un domaine californien dans un litige engagé par un producteur italien, estimant qu'une récente décision de la Cour suprême des États-Unis ne soutenait pas la conclusion du tribunal inférieur selon laquelle il y avait contrefaçon.

La Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a indiqué que le tribunal de district avait retenu le mauvais cadre juridique lorsqu'il s'était prononcé en faveur du demandeur italien après la décision rendue en 2023 par la Cour suprême dans l'affaire Abitron Austria GmbH v. Hetronic International Inc. Cet arrêt a restreint les cas dans lesquels le Lanham Act fédéral, principale loi américaine sur les marques, peut s'appliquer à des comportements survenus hors des États-Unis.

Dans sa nouvelle décision, le deuxième circuit a estimé que l'opinion de la Cour suprême ne justifiait pas de tenir le domaine californien responsable sur la base d'actes commis à l'étranger et liés à des ventes de vin hors du pays. La cour d'appel a annulé le jugement et renvoyé l'affaire pour suite à donner.

Le litige porte sur des revendications concurrentes concernant une identité visuelle de vin utilisée par un viticulteur italien et un domaine californien. Le producteur italien avait obtenu plus d'un million de dollars de dommages-intérêts devant un tribunal fédéral de New York après avoir soutenu que l'utilisation du signe par la société californienne portait atteinte à ses droits et créait une confusion sur le marché. Mais la cour d'appel a estimé qu'après Abitron, les tribunaux doivent se concentrer plus précisément sur la question de savoir si l'« use in commerce » prétendument contrefaisante a eu lieu aux États-Unis, et non simplement sur le fait que l'activité étrangère ait eu des effets domestiques.

Cette distinction compte pour les producteurs de vin, car de nombreux litiges en matière de marques dans ce secteur franchissent les frontières. Les domaines européens vendent souvent aux États-Unis par l'intermédiaire d'importateurs, de distributeurs et de canaux en ligne, tandis que les domaines américains commercialisent à l'étranger sous des étiquettes pouvant ressembler à des noms déjà utilisés dans d'autres pays. L'arrêt du deuxième circuit indique que les ventes à l'étranger et le marketing hors du pays pourraient être plus difficiles à appréhender au titre du droit américain des marques, sauf si l'utilisation contestée elle-même est domestique.

La formation a estimé que le tribunal de district avait interprété Abitron de manière trop large, au bénéfice du domaine italien. La cour d'appel a au contraire indiqué que la Cour suprême avait limité la portée du Lanham Act et n'avait pas créé de voie permettant d'obtenir des dommages-intérêts fondés principalement sur des actes accomplis hors du pays. Le deuxième circuit a donc conclu que l'indemnisation accordée précédemment ne pouvait être maintenue.

L'affaire est suivie de près par les entreprises viticoles, les importateurs et les avocats spécialisés en propriété intellectuelle, car elle influe sur la manière dont les producteurs évaluent le risque juridique lorsqu'ils exportent des bouteilles vers les États-Unis ou défendent des noms de marque déjà établis en Europe. Pour les domaines, les litiges relatifs aux marques peuvent façonner la conception des étiquettes, les accords de distribution et les plans d'expansion sur des marchés clés.

L'arrêt met également en lumière une tension récurrente entre le droit américain des marques et les systèmes européens qui accordent une forte importance à l'identité géographique, à l'usage régional ancien et aux noms protégés liés à l'origine. Dans les litiges transfrontaliers liés au vin, les entreprises tentent souvent d'utiliser les tribunaux américains pour faire cesser un branding concurrent qu'elles estiment tirer profit d'une réputation construite à l'étranger. La décision du deuxième circuit suggère que ces arguments pourraient se heurter à une exigence plus élevée lorsque la majeure partie des faits reprochés s'est déroulée hors du pays.

La cour d'appel n'a pas mis fin au contentieux. En renvoyant l'affaire, elle a laissé ouverte la question de savoir quelles demandes ou quels fondements de dommages-intérêts pourraient encore subsister selon une lecture plus restrictive de l'usage domestique d'une marque. Cela signifie que les parties pourraient continuer à s'affronter sur la question de savoir si un quelconque comportement aux États-Unis suffit à engager la responsabilité au titre du droit fédéral.

Pour les producteurs californiens, italiens et ceux d'autres grandes régions viticoles, cette décision sera probablement perçue comme un avertissement contre l'idée qu'un succès ou un préjudice subi à l'étranger se traduira automatiquement par une réparation au titre du droit américain des marques. Elle pourrait aussi influencer la manière dont les entreprises structurent leurs circuits de vente, leurs campagnes publicitaires et leurs dépôts de marques avant d'entrer sur des marchés étrangers.

L'affaire intervient alors que les domaines font face à une demande plus faible, à des évolutions des flux d'exportation et à des marges plus serrées, ce qui rend la protection des marques plus importante et plus coûteuse. L'annulation d'une indemnisation de 1,3 million de dollars est significative non seulement pour les parties concernées, mais aussi pour un secteur où les coûts juridiques peuvent rapidement augmenter lorsque les litiges s'étendent à plusieurs pays et à plusieurs systèmes de marques.

L'opinion du deuxième circuit vient enrichir les premières indications données en appel sur la manière dont les juridictions inférieures doivent appliquer Abitron. Les avocats qui suivent les affaires de marques cherchaient des signes indiquant avec quelle rigueur les tribunaux fédéraux limiteraient les demandes impliquant le commerce international. En l'espèce, la cour d'appel a clairement indiqué que l'arrêt de la Cour suprême ne pouvait pas être utilisé pour maintenir une large condamnation pécuniaire contre un domaine américain fondée principalement sur une activité étrangère.

Ce résultat pourrait modifier la stratégie contentieuse des entreprises du secteur des boissons disposant de portefeuilles internationaux. Les demandeurs pourraient mettre davantage l'accent sur la preuve d'actes commerciaux domestiques, de décisions relatives à l'étiquetage prises aux États-Unis ou d'une confusion chez les consommateurs américains directement liée à l'utilisation d'une marque dans le commerce américain. Les défendeurs, eux, devraient plaider plus vigoureusement que les actes accomplis à l'étranger échappent au Lanham Act même lorsqu'ils affectent un titulaire étranger ayant des intérêts commerciaux sur le marché américain.